担任企业商标法律顾问
结合企业商标法律服务的内容,律师担任企业商标法律顾问提供商标法律服务的方式可以有以下几种:
(一)签发律师函
根据律师函的性质不同,律师签发的律师函可以分为声明函和警告函两种。
律师接受企业委托代为发表声明函就是在大众媒体上以律师声明的形式,告知公众权利人所拥有的商标权情况。其作用一是使相对人达到明知或应知,二是防止他人再注册或使用相同或近似商标。
律师在发表商标权利声明函时应注意审查委托人的相关材料,确保声明函内容的真实性、合法性。
律师接受企业委托就商标假冒和商标侵权行为发警告函,应当注意以下问题:
1、 事先要对假冒和侵权行为进行调查和取证;
2、 警告函应当内容简捷、含义清楚、态度明确。
律师对侵权行为签发的警告函既可以以声明的方式公开登报,也可以向侵权人直接送达。
(二)出具法律意见书
律师在担任企业商标顾问过程中也会遇到当事人就相关商标问题进行的法律咨询,对此律师应当以法律意见书的方式予以书面答复。律师提供商标法律咨询应当充分发挥律师具备综合法律知识的特点,发挥律师较普通的商标代理人员具有更加深厚的法律功底的特点,为当事人出具更加全面和完善的法律意见。
现以某公司新近委托设计了一款卡通形象,并拟作为本公司产品的商标为例,简述律师出具法律意见为公司提供商标保护方案的思路。
律师接受这一委托,首先应当代表公司与卡通形象设计人员签订著作权归属合同,约定该卡通形象的著作权贵公司所有。然后,通过商标查询,为注册申请作好准备,进而办理商标注册申请手续。考虑到该卡通形象的立体特点,且具有相当的显著性,建议公司申请立体商标注册,同时结合该卡通形象可以应用于具体产品的特点,建议公司申请外观设计专利。此外,考虑到该公司产品大量出口,一方面建议公司根据潜在国外市场分布情况,通过马德里途径或者采取逐一国家申请途径进行国际注册;另一方面将商标权和外观设计专利权向海关总署申请知识产权海关备案。最后,在公司经营过程中,随时对注册商标进行监测,一旦发现相同或者近似商标,立即启动异议程序或者采取法律措施,制止侵害商标的行为。
(三)代理企业商标非诉讼事项
律师担任企业商标专项法律顾问的非诉讼事项主要有:代为起草各种商标合同;办理各类商标申请、异议、争议和撤销等事项;受托对指定商标进行监测,并为企业提供监测报告;受托为企业购买或者出售注册商标;受托对质押商标权进行尽职调查;受托参与特许经营项目的谈判以及项目执行等等。
其中办理各类商标申请、异议、争议和撤销等事项属于国家工商行政管理总局商标局规定的商标代理业务,需经批准的代理机构办理。未获得批准从事商标代理业务的律师事务所可以企业常年法律顾问或者专项法律顾问的方式,由具体的知识产权律师指导企业工作人员办理此类业务。
(四)代理行政投诉、民事诉讼以及仲裁事项
企业申请商标注册最主要的目的是取得专用权,当面临侵犯商标专用权的行为时,企业最需要的是律师挺身而出采取维权行动,因此律师担任企业商标法律顾问最常见也是最重要的工作就是对侵权行为采取法律措施予以制止。
由于我国商标法规定保护注册商标可以采取行政和司法两条途径,因此针对侵权行为的性质、规模、侵权人的情况以及企业自身的需求,律师应当建议企业区分不同情况采取行政投诉或者司法诉讼。而一般情况下,行政查处具有快捷迅速的特点,司法诉讼则可以获得赔偿。
除了对商标侵权行为进行投诉或者提起诉讼外,企业签订的涉及商标内容的合同中如果约定仲裁条款,当出现合同纠纷时,律师也可以代理企业申请仲裁。
(五)代理企业行政诉讼以及参与商标刑事诉讼
律师担任企业商标法律顾问涉及到的行政诉讼有两类,一是不服国家工商行政管理总局商标局或者商标评审委员会作出的决定或者裁定而提起的行政诉讼;二是不服地方工商行政管理机关在商标管理过程中所作出的行政决定。按照最高法院的司法解释,前一类行政诉讼统一由北京市第一中级人民法院管辖,而后一类行政诉讼则由最初作出行政决定的行政机关所在地人民法院管辖。
由于我国刑法和商标法规定了三个涉及商标的犯罪行为,即假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。因此律师在担任企业商标法律顾问的时候可能会遇到商标刑事诉讼。律师参与商标刑事诉讼既可以代理商标权人就商标犯罪行为向公安机关进行举报,也可以在刑事诉讼程序中为商标犯罪嫌疑人进行辩护。