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担任企业商标法律顾问

时间:2017-05-26

    结合企业商标法律服务的内容,律师担任企业商标法律顾问提供商标法律服务的方式可以有以下几种:

  (一)签发律师函

  根据律师函的性质不同,律师签发的律师函可以分为声明函和警告函两种。

  律师接受企业委托代为发表声明函就是在大众媒体上以律师声明的形式,告知公众权利人所拥有的商标权情况。其作用一是使相对人达到明知或应知,二是防止他人再注册或使用相同或近似商标。

  律师在发表商标权利声明函时应注意审查委托人的相关材料,确保声明函内容的真实性、合法性。

  律师接受企业委托就商标假冒和商标侵权行为发警告函,应当注意以下问题:

  1、   事先要对假冒和侵权行为进行调查和取证;

  2、   警告函应当内容简捷、含义清楚、态度明确。

  律师对侵权行为签发的警告函既可以以声明的方式公开登报,也可以向侵权人直接送达。

  (二)出具法律意见书

  律师在担任企业商标顾问过程中也会遇到当事人就相关商标问题进行的法律咨询,对此律师应当以法律意见书的方式予以书面答复。律师提供商标法律咨询应当充分发挥律师具备综合法律知识的特点,发挥律师较普通的商标代理人员具有更加深厚的法律功底的特点,为当事人出具更加全面和完善的法律意见。

  现以某公司新近委托设计了一款卡通形象,并拟作为本公司产品的商标为例,简述律师出具法律意见为公司提供商标保护方案的思路。

  律师接受这一委托,首先应当代表公司与卡通形象设计人员签订著作权归属合同,约定该卡通形象的著作权贵公司所有。然后,通过商标查询,为注册申请作好准备,进而办理商标注册申请手续。考虑到该卡通形象的立体特点,且具有相当的显著性,建议公司申请立体商标注册,同时结合该卡通形象可以应用于具体产品的特点,建议公司申请外观设计专利。此外,考虑到该公司产品大量出口,一方面建议公司根据潜在国外市场分布情况,通过马德里途径或者采取逐一国家申请途径进行国际注册;另一方面将商标权和外观设计专利权向海关总署申请知识产权海关备案。最后,在公司经营过程中,随时对注册商标进行监测,一旦发现相同或者近似商标,立即启动异议程序或者采取法律措施,制止侵害商标的行为。

  (三)代理企业商标非诉讼事项

  律师担任企业商标专项法律顾问的非诉讼事项主要有:代为起草各种商标合同;办理各类商标申请、异议、争议和撤销等事项;受托对指定商标进行监测,并为企业提供监测报告;受托为企业购买或者出售注册商标;受托对质押商标权进行尽职调查;受托参与特许经营项目的谈判以及项目执行等等。

  其中办理各类商标申请、异议、争议和撤销等事项属于国家工商行政管理总局商标局规定的商标代理业务,需经批准的代理机构办理。未获得批准从事商标代理业务的律师事务所可以企业常年法律顾问或者专项法律顾问的方式,由具体的知识产权律师指导企业工作人员办理此类业务。

  (四)代理行政投诉、民事诉讼以及仲裁事项

  企业申请商标注册最主要的目的是取得专用权,当面临侵犯商标专用权的行为时,企业最需要的是律师挺身而出采取维权行动,因此律师担任企业商标法律顾问最常见也是最重要的工作就是对侵权行为采取法律措施予以制止。

  由于我国商标法规定保护注册商标可以采取行政和司法两条途径,因此针对侵权行为的性质、规模、侵权人的情况以及企业自身的需求,律师应当建议企业区分不同情况采取行政投诉或者司法诉讼。而一般情况下,行政查处具有快捷迅速的特点,司法诉讼则可以获得赔偿。

  除了对商标侵权行为进行投诉或者提起诉讼外,企业签订的涉及商标内容的合同中如果约定仲裁条款,当出现合同纠纷时,律师也可以代理企业申请仲裁。

  (五)代理企业行政诉讼以及参与商标刑事诉讼

  律师担任企业商标法律顾问涉及到的行政诉讼有两类,一是不服国家工商行政管理总局商标局或者商标评审委员会作出的决定或者裁定而提起的行政诉讼;二是不服地方工商行政管理机关在商标管理过程中所作出的行政决定。按照最高法院的司法解释,前一类行政诉讼统一由北京市第一中级人民法院管辖,而后一类行政诉讼则由最初作出行政决定的行政机关所在地人民法院管辖。

  由于我国刑法和商标法规定了三个涉及商标的犯罪行为,即假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。因此律师在担任企业商标法律顾问的时候可能会遇到商标刑事诉讼。律师参与商标刑事诉讼既可以代理商标权人就商标犯罪行为向公安机关进行举报,也可以在刑事诉讼程序中为商标犯罪嫌疑人进行辩护。

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腾讯拿下“三大”独家版权 数字音乐存变局

腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment Group,简称TME)的触角再次深入到版权领域头部资源。


  近日,腾讯音乐娱乐宣布与环球音乐达成版权合作,双方签订中国大陆地区数字版权分销战略性合作协议,根据协议,TME成为环球音乐在大陆的独家版权合作伙伴。


  这是个让同行有些坐不住的消息,甚至在当前的数字行业格局有一定的标志性意义。意味着腾讯已拥有了世界三大唱片公司环球音乐、索尼音乐、华纳音乐的独家版权。


  “至此数字音乐版权格局已定。”腾讯音乐娱乐方面表示。


  腾讯音乐娱乐方面没有公开版权的具体金额,但对版权费用的猜测已引发多次讨论。不过,对于腾讯音乐娱乐而言,除了可以获得版权分销收入以外,版权库的逐渐丰满也推动了正版化进程,之后便可进入商业模式创新阶段。


  独家非独占


  一般来说,音乐版权可以分为两大类:词曲版权和录音版权,由此衍生出整个音乐行业上游的两大版权阵营:词曲作品版权人和录音作品版权人。前者主要是版权代理方和词曲人,后者则包括唱片公司和艺人。


  环球音乐体系包括环球音乐出版和环球唱片。据了解,与此前和索尼、华纳的版权合作一样,腾讯此次的版权协议包括环球出版和唱片两大块,即享有其完整的版权体系。


  自从2015年国家版权局下发了最严版权令后,版权就成了各数字音乐平台受众最重要的砝码之一,起码在现阶段,拿到更多独家版权,在各家的战略中,都扮演重要角色。


  对于腾讯购买的大量独家版权,有业界人士认为,其建立了行业版权壁垒。对此,腾讯音乐娱乐集团副总裁吴伟林告诉21世纪经济报道记者,独家并非独占,是以转授权为前提的,腾讯的独家版权是独家代理,不管谁签了独家,都会被唱片公司要求分销。


  具体权益而言,独家权益包括维权、运营、推广、转授权几项业务。据悉,腾讯目前已和多家平台就分销事宜展开洽谈。


  TME方面提供的资料显示,腾讯所有的版权独家代理合作,一直都是开放版权分销的,此前已经与网易云音乐、多米音乐、百度音乐、唱吧等至少8家平台达成了转授权合作。


  实际上,版权壁垒并非独家惹的祸,而是当前的数字音乐环境下导致的某种必然结果。


  在吴伟林看来,几年前盗版乱象丛生,“独家”是遏制盗版的一种必然措施,没有独家代理权益,平台是没办法帮助合作版权方维权打击盗版的,现在的正版环境及数字音乐商业模式的丰富,证明了腾讯的版权建设的战略正确。


  这也是环球音乐最终选择腾讯的原因之一。吴伟林对记者表示,环球看中的,是腾讯的正版化态度和长远的商业前景,而QQ音乐从5年前就开始在大陆地区推进正版化、打击盗版的维权工作。


  目前,TME数字专辑总销量额破3亿,月活用户达6亿。


  进入下半场


  过去一年,可谓在线音乐风起云涌的一年,市场格局也随之逐渐清晰。


  易观千帆发布的《中国移动音乐市场季度监测分析2017年第1季度》数据显示,针对4.42亿移动端月活跃用户的行为监测结果,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐位于前三。


  去年,QQ音乐与海洋音乐(酷我音乐、酷狗音乐)合并,成立腾讯音乐娱乐集团,改变了行业三国杀(QQ音乐、阿里音乐、海洋音乐)的局面,也因此占据了更高的市场份额。


  成立于2012年的网易云音乐后来居上,迅速占领了部分市场,并于不久前宣布独立融资7.5亿元,估值达80亿元;阿里音乐则宣布关闭天天动听播放器服务,今年,阿里音乐收购大麦网;而沉寂已久的百度音乐也在去年与太合音乐牵手,重新入局。


  各家的打法虽各有不同,但没有人会忽略版权,这也是上一个阶段中,各家的着力点。


  据不完全统计,腾讯音乐娱乐与200多家唱片公司建立了版权合作,其中独家版权战略合作机构有30余家,包括YG、LOEN、CUBE、杰威尔、福茂、英皇、华谊、乐华、梦响当然、少城时代等唱片公司;阿里音乐与滚石音乐、华研、SM等达成合作;太合音乐则享有滚石、海蝶、The Orchard等版权;网易云音乐于年初宣布与日本爱贝克思达成独家合作。


  如何让这些版权发挥更大商业价值?吴伟林表示,一方面,加强曲库精细化运营和个性化产品体验,最大化曲库价值;另一方面,继续加强商业模式创新,推动音乐内容的价值变现。


  在经过一系列正版化之后,数字音乐市场也逐渐步入下半场。吴伟林对记者表示,目前的数字化已全面进入了商业模式创新的新阶段。


  目前,网易云音乐上线短视频,未来票务、演出、衍生品等业务的开展,将营造一个音乐社区,强调社交;阿里音乐收购大麦网,发力VR、粉丝经济等业务,在阿里大文娱生态寻找协同可能。


  不久前,QQ音乐与《速度与激情8》OST版权合作,数字专辑销量7天破百万,创造了OST领域的记录;歌手周笔畅又宣布加入Music+计划,并与苏打绿、李宇春、TFBOYS、王力宏一起加入新计划“聚·星公社”。


  对于TME而言,目前主要包含数字音乐播放器、移动在线 K 歌、音乐直播秀场、版权转授权、广告及其他音乐衍生业务。以音乐为核心,依靠会员服务、数字专辑、直播打赏、音乐游戏、广告等手段变现。


国家集成电路专项申请两千多项国际发明专利

2万科技工作者9年攻关,从无到有填补空白,由弱渐强走向世界。5月23日,科技部会同北京市和上海市人民政府组织召开国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(简称集成电路专项)成果发布会。


  会上,专项技术总师叶甜春表示,缺乏自主知识产权一直是制约我国集成电路企业自主创新发展的瓶颈问题,专项提出“专利导向下的研发战略”,从战略高度布局核心技术的知识产权。专项实施9年来,共申请了2.3万余项国内发明专利和2000多项国际发明专利,形成了自主知识产权体系,极大提升了我国集成电路技术自主创新能力,促使我国集成电路制造技术发展模式从“引进消化吸收再创新”转变为“自主研发为主加国际合作”的新模式。


  集成电路芯片是信息时代的核心基石


  集成电路制造技术代表着当今世界微细制造的最高水平,集成电路产业已成为影响社会、经济和国防的安全保障与综合竞争力的战略性产业。


  “没有集成电路产业支撑,信息社会就失去了根基,集成电路因此被喻为现代工业的‘粮食’”。叶甜春说,我国集成电路产业的发展长期受到西方发达国家的限制,其主要手段是对出口到中国的制造装备和材料以及工艺技术进行严格审查和限制。这一状况对我国集成电路产业的发展构成了严重制约,问题日益凸显。


  为实现自主创新发展,2008年国务院批准实施集成电路专项,主攻装备、工艺和材料的自主创新。据科技部重大专项办公室主任陈传宏介绍,该专项由北京市和上海市人民政府牵头组织实施。共有200多家企事业单位、2万多名科学工作者参与技术攻关,集中在北京、上海、江苏、沈阳、深圳和武汉等6个产业聚集区。


  我国集成电路制造技术体系和产业生态建立完善


  发布会上,介绍了包括9年来已研发成功并进入海内外市场的30多种高端装备和上百种关键材料产品,面向全球开展服务的65至28纳米产品工艺和高密度封装集成技术成果。


  专项牵头实施单位北京市经信委主任张伯旭表示,高端装备和材料从无到有填补产业链空白,制造工艺与封装集成由弱渐强走向世界参与国际竞争,表明国家科技重大专项打造集成电路制造创新体系的阶段性目标已经实现。


  在专项支持下,一批龙头企业进入世界前列,一批骨干企业进入国际市场,一批企业成功上市。据统计,“国家集成电路产业投资基金”成立以来所投资项目的60%以上是集成电路专项前期支持和培育的企业。


  可喜的是,国内企业利用高端装备和材料自主创新成果研制出了成套的LED和光伏制造装备,使得我国LED和光伏等泛半导体产业综合竞争力大幅跃升,产业规模和技术水平实现了国际领先。


  支持中国企业提升全球产业链竞争力


  对于专项今后的发展,上海市科委总工程师傅国庆表示,面向2020年,专项将围绕传统产业升级和战略性新兴产业发展的需求组织攻关,推动创新成果的规模化应用,培育具有国际竞争力的产业集群。


  据叶甜春介绍,专项将具体围绕移动通讯、大数据应用、新能源、智能制造、物联网等重点领域大宗产品制造需求,进行工艺、装备和关键材料的协同布局。“专项已经在14纳米装备、工艺、封装、材料等方面进行了系统部署,预计到2018年将全面进入产业化。”


  叶甜春还透露,“十三五”将重点支持7-5纳米工艺和三维存储器等国际先进技术的研发,支持中国企业在全球产业链中拥有核心竞争力,实现产业自主发展,形成特色优势。

雀巢败诉!难度是因为欧盟与英国法律体系的分歧?

雀巢(Nestlé)欲将其4联块奇巧(KitKat)巧克力棒的3D外形注册为商标,但被英国知识产权局驳回,雀巢提起诉讼,结果在5月17日败诉,这可能标志着欧盟和英国法律开始产生分歧。


英国上诉法院作出判决,判定雀巢的3D形状不能在英国被注册为商标。

Marks & Clerk律所的合伙人迈克.肖(Mike Shaw)表示,该判决表明欧盟和英国商标法之间存在分歧。

他说:“英国法院和欧盟法院(CJEU)一直关系紧张,但在未来,英国脱欧促使一些英国法官更愿意质疑和挑战CJEU的指导。”

Fieldfisher律所的合伙人雷顿.卡西迪(Leighton Cassidy)补充道,英国上诉法院专门提到CJEU在2016年12月的判决。与英国上诉法院相比,CJEU在判决中承认雀巢的商标通过在英国使用已经获得显著性。

但是英国上诉法院驳回雀巢的商标注册,表明“英国与欧盟之间存在潜在的分歧以及英国的方式缺乏自由”。

卡西迪解释道,很重要的一点是CJEU表示雀巢只有证明其商标在每一个欧盟成员国都具有显著性才可以获得欧盟商标。

5月17日,英国高等法院大法官沃斯(Vos)、法官基钦(Kitchin)和佛洛伊德(Floyd)下达了一致的判决意见。

对于迈克.肖来说,该判决最有趣的部分是法院承认该形状商标很少被单独使用。

基钦解释道,消费者不太可能像对待一个新造词那样将巧克力棒的形状作为来源的标志。


迈克.肖说:“法院承认消费者可能会识别形状,但是法院坚持认为主要的问题是消费者是否依靠该形状且只依靠该形状识别货物的商业来源。”

卡西迪补充道,该案件证明品牌所有人在保护他们的知识产权和他们为获得垄断权保护而投入的资源方面还需要花大力气。

他解释道,雀巢与吉百利之间的纠纷已经持续近10年了,雀巢可能还会向英国最高法院提起上诉。

迈克.肖表示,品牌所有人在英国获取3D形状商标保护将面临更多的困难。

卡西迪同意迈克.肖的观点,并补充道,对于品牌所有人来说,该判决进一步说明注册非传统商标将更困难。


商标也撞衫!谁晚谁尴尬!

不少企业在创业伊始都没想到注册商标,便随意起了一个标志,然而随着公司发展的壮大,品牌知名度越来越大,就被不少同行抄袭模仿,这个时候企业才意识到要注册商标要维权,就已经为时已晚了!

自己创立的品牌,有意义又能展现产品特征,还有一定的知名度,却和别人“撞衫”这个时候怎么办??


想要解决这个难题不妨来麦肯锡了解一下商标审查的规则!

商标之间是否构成近似主要是从商标标识的音、形、义三个方面进行比较分析。

1:如果含义不同 不妨大胆试一试如果三个字或四个字中两个字相同,但意义完全不一样,这种情况不妨试一试。比如:“幸运数”和“幸运树”,因前者是数字,后者指的是植物,故而均可以注册。但是如果没有实际意义,就不能够注册成功了,比如:“惠特曼”和“蕙特蔓”,就是近似商标,后注册的那个就会被驳回了。这样的案例相信对那些纠结的申请者们有一定的启示作用吧!


2:加字减字可以尝试用加字或减字保住自己的一部分商标,也是不少申请者保险起见的做法。但是减字和加字的部分也很有讲究,通常第一个字是商标的命脉所在,也是商标近似的关键,如:“孩子”与“笨小孩”,“太阳”与“蓝太阳”,就不会被公众误认为属于近似商标。


3:字体、颜色、设计的改变都是白费力气《商标审查规则》里,关于文字商标近似的审查的第一条就是:中文商标的汉字构成相同,仅字体或设计、注音、排列顺序不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。


不管商标图案使用了多么强的障眼法,商评委依然还是会从音、形、义三个方面判断该商标是否构成了近似。因此,改变字体、颜色、设计的排列顺序,均不能注册成功。

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