麦肯锡——在线QQ客服
电话:400-999-6223

代理企业商标买卖谈判、签订合同

时间:2017-05-26

商标转让合同是指商标的所有人依法定程序,将其商标转移给他人,并由受让人享有该商标的专用权。

  一、审查商标转让合同效力:

  商标转让合同效力审查主要是审查合同是否有无效或可撤销情形,被转让的商标是否为被人民法院冻结的商标以及办理了质押登记的商标:

  1、审查合同中是否存在中国《合同法》第五十二条规定的情形。

  《合同法》第五十二条有下列情形之一的,合同无效:

  (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;

  (二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;

  (三)以合法形式掩盖非法目的;

  (四)损害社会公共利益;

  (五)违反法律、行政法规的强制性规定。

  《合同法》第五十四条下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:

  (一)因重大误解订立的;

  (二)在订立合同时显失公平的。

  一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

  当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销

  2、审查被转让的商标是否为被人民法院冻结的商标以及办理了质押登记的商标。在冻结期和质押期内,未经人民法院和质权人的同意,该商标不得转让。否则,该商标转让合同无效。

  二、审查商标转让合同条款:

  1、合同主体。合同的转让方应为合法享有商标专用权的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙、以及外国人或者外国企业,受让方限于企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙、以及外国人或者外国企业。

  2、商标的基本情况,包括商标名称、图案,国别、注册时间、注册号,注册商标核定使用的商品或服务的类别和商品或服务的名称。

  3、商标权使用许可状况。商标权在被转让前,经常会出现转让人已将商标使用权许可第三人使用的情况。为了保障受让人的利益,受让人应在签订合同前,清楚了解该被转让的商标的权利状况,应明确约定被转让商标被许可使用的情况,以及受让人在合同签订后是否仍需承受被许可使用的相关权利义务。

  4、商标权转让后,受让方的权限。应约定清楚可以使用该商标的商品种类(或服务的类别及名称)以及可以使用该商标的地域范围。

  5、商标权转让的性质。应明确约定该商标权转让的性质是属于永久性的商标权转让还是非永久性的商标权转让。不同的转让性质,受让人享有不同的权利期限。

  6、商标权转让的时间。针对不同的商标权转让性质,转让的时间也有所不同。对于永久性的商标权转让,一般约定自商标权转让合同办妥商标转让变更注册手续后,该商标权正式转归受让方。而对于非永久性的商标权转让,则应约定转让期限,并约定转让方将在转让期限届满之日起收回商标权。

  7、商标权转让的转让费与付款方式。此条款中应明确约定转让费及付款方式、付款时间。如系涉外业务,还要考虑到币种汇率、计算方法。

  8、商标转让手续的办理。应明确约定双方应共同向商标局提交转让注册商标申请书,转让注册商标申请手续由受让人办理。另外,应约定变更注册人所需费用应由何方承担。

  9、商品质量的保证。商标权转让方要求受让方保证该商标所标示的产品质量不低于转让方原有水平,转让方应向受让方提供商品的样品,提供制造该类商品的技术指导或技术诀窍(可另外签订技术转让合同);还可提供商品说明书、商品包装、商品维修法,在必要时还应提供经常购买该商品的客户名单。属非永久性转让的,转让方可以监督受让方的生产,并有权检查受让方生产情况和产品质量。

  10、双方的保密义务。应明确约定双方均承担保守对方生产经营情况秘密的义务。

  11、违约责任,是保障债务履行以及保护、救济债权人合法权益的有效手段。当合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时就要承担相应的违约责任。承担违约责任的形式包括继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。

  违约责任注意事项:

  ①没有明确约定应当承担违约责任的各种情形,因此无法适用违约责任条款。

  ②在支付违约金或者损害赔偿金的违约形式中,没有约定违约金或者损害赔偿金的计算依据,使得违约条款不具有可操作性。

  ③将解除合同误解为承担违约责任的形式或者错误地认为只要违约就可以解除合同

  ④约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。法律规定“当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。”

  12、争议解决条款,一般约定先经双方友好协商,协商不成再通过法律途径解决:

  ①、若采用诉讼方式解决,各方出于自身的立场考虑都尽量约定在己方所在地法院管辖。

  ②、若采用仲裁途径解决,各方出于自身的立场考虑都尽量约定在己方所在地的仲裁机构管辖。

  13、法律适用条款,对于双方处于不同国家的情况,各方出于自身的立场考虑都尽量约定适用本国法律。


  三、商标转让合同常见法律风险:

  (一)、转让方应注意

  1、明确受让方限于企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙、以及外国人或者外国企业。未依法获准从事经营活动的自然人作为商标权的受让方是受限的。

  2、商标转让费应尽量约定为分期支付,如合同签订时支付部分费用,剩余部分则于商标转让核准公告后支付。应避免约定为一次性于商标转让核准公告后支付。

(二)、受让方应注意

  1、应在合同中明确约定转让方对于被转让的商标合法享有商标专用权,且该商标专用权是有效的。商标注册证书应作为合同附件。需要提醒的是,受让方不能仅凭转让方提供的商标注册证书,还必须调查转让方是否为商标注册人。另外,应了解商标注册人名义地址是否与转让方营业执照上的名称和地址一致,若转让方营业执照上的名称和地址,与被转让商标注册证上的名称和地址不符合的,商标局将驳回转让申请。

  2、为了防止出现在同一类商品或服务上存在不同生产者或服务者使用相同商标的混乱现象和消费者的误认。应明确约定商标权人转让其注册商标时,应当连同其在同一种或类似商品或服务上注册的其他相同或者近似商标一起转让给同一受让人。

  3、根据现行法规,发生在后的商标转让不能影响在先的使用许可的效力。被许可人在许可有效期内仍可以继续使用该商标,从而对转让商标的受让方产生不利影响。因此,商标权使用许可状态应明确约定清楚。

  ()、转让方和受让方都应注意

  1、根据中国《商标法》第39条第2款规定,“转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”由于自合同签订后至核准公告之日,受让方并未取得商标专用权,这段期间双方的权利义务应明确约定。

  2、应明确办理转让注册商标手续时,转让方和受让方应当共同向商标局提交转让注册商标申请书。


  综上所述,双方在签订和履行商标转让合同时,对被转让的商标要有充分的认识了解,应严格按照法律规定办理相关手续,从而最大限制规避法律风险。

上一篇:腾讯拿下“三大”独家版权 数字音乐存变局
下一篇:关于开通商标异议申请人变更渠道的通知
腾讯拿下“三大”独家版权 数字音乐存变局

腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment Group,简称TME)的触角再次深入到版权领域头部资源。


  近日,腾讯音乐娱乐宣布与环球音乐达成版权合作,双方签订中国大陆地区数字版权分销战略性合作协议,根据协议,TME成为环球音乐在大陆的独家版权合作伙伴。


  这是个让同行有些坐不住的消息,甚至在当前的数字行业格局有一定的标志性意义。意味着腾讯已拥有了世界三大唱片公司环球音乐、索尼音乐、华纳音乐的独家版权。


  “至此数字音乐版权格局已定。”腾讯音乐娱乐方面表示。


  腾讯音乐娱乐方面没有公开版权的具体金额,但对版权费用的猜测已引发多次讨论。不过,对于腾讯音乐娱乐而言,除了可以获得版权分销收入以外,版权库的逐渐丰满也推动了正版化进程,之后便可进入商业模式创新阶段。


  独家非独占


  一般来说,音乐版权可以分为两大类:词曲版权和录音版权,由此衍生出整个音乐行业上游的两大版权阵营:词曲作品版权人和录音作品版权人。前者主要是版权代理方和词曲人,后者则包括唱片公司和艺人。


  环球音乐体系包括环球音乐出版和环球唱片。据了解,与此前和索尼、华纳的版权合作一样,腾讯此次的版权协议包括环球出版和唱片两大块,即享有其完整的版权体系。


  自从2015年国家版权局下发了最严版权令后,版权就成了各数字音乐平台受众最重要的砝码之一,起码在现阶段,拿到更多独家版权,在各家的战略中,都扮演重要角色。


  对于腾讯购买的大量独家版权,有业界人士认为,其建立了行业版权壁垒。对此,腾讯音乐娱乐集团副总裁吴伟林告诉21世纪经济报道记者,独家并非独占,是以转授权为前提的,腾讯的独家版权是独家代理,不管谁签了独家,都会被唱片公司要求分销。


  具体权益而言,独家权益包括维权、运营、推广、转授权几项业务。据悉,腾讯目前已和多家平台就分销事宜展开洽谈。


  TME方面提供的资料显示,腾讯所有的版权独家代理合作,一直都是开放版权分销的,此前已经与网易云音乐、多米音乐、百度音乐、唱吧等至少8家平台达成了转授权合作。


  实际上,版权壁垒并非独家惹的祸,而是当前的数字音乐环境下导致的某种必然结果。


  在吴伟林看来,几年前盗版乱象丛生,“独家”是遏制盗版的一种必然措施,没有独家代理权益,平台是没办法帮助合作版权方维权打击盗版的,现在的正版环境及数字音乐商业模式的丰富,证明了腾讯的版权建设的战略正确。


  这也是环球音乐最终选择腾讯的原因之一。吴伟林对记者表示,环球看中的,是腾讯的正版化态度和长远的商业前景,而QQ音乐从5年前就开始在大陆地区推进正版化、打击盗版的维权工作。


  目前,TME数字专辑总销量额破3亿,月活用户达6亿。


  进入下半场


  过去一年,可谓在线音乐风起云涌的一年,市场格局也随之逐渐清晰。


  易观千帆发布的《中国移动音乐市场季度监测分析2017年第1季度》数据显示,针对4.42亿移动端月活跃用户的行为监测结果,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐位于前三。


  去年,QQ音乐与海洋音乐(酷我音乐、酷狗音乐)合并,成立腾讯音乐娱乐集团,改变了行业三国杀(QQ音乐、阿里音乐、海洋音乐)的局面,也因此占据了更高的市场份额。


  成立于2012年的网易云音乐后来居上,迅速占领了部分市场,并于不久前宣布独立融资7.5亿元,估值达80亿元;阿里音乐则宣布关闭天天动听播放器服务,今年,阿里音乐收购大麦网;而沉寂已久的百度音乐也在去年与太合音乐牵手,重新入局。


  各家的打法虽各有不同,但没有人会忽略版权,这也是上一个阶段中,各家的着力点。


  据不完全统计,腾讯音乐娱乐与200多家唱片公司建立了版权合作,其中独家版权战略合作机构有30余家,包括YG、LOEN、CUBE、杰威尔、福茂、英皇、华谊、乐华、梦响当然、少城时代等唱片公司;阿里音乐与滚石音乐、华研、SM等达成合作;太合音乐则享有滚石、海蝶、The Orchard等版权;网易云音乐于年初宣布与日本爱贝克思达成独家合作。


  如何让这些版权发挥更大商业价值?吴伟林表示,一方面,加强曲库精细化运营和个性化产品体验,最大化曲库价值;另一方面,继续加强商业模式创新,推动音乐内容的价值变现。


  在经过一系列正版化之后,数字音乐市场也逐渐步入下半场。吴伟林对记者表示,目前的数字化已全面进入了商业模式创新的新阶段。


  目前,网易云音乐上线短视频,未来票务、演出、衍生品等业务的开展,将营造一个音乐社区,强调社交;阿里音乐收购大麦网,发力VR、粉丝经济等业务,在阿里大文娱生态寻找协同可能。


  不久前,QQ音乐与《速度与激情8》OST版权合作,数字专辑销量7天破百万,创造了OST领域的记录;歌手周笔畅又宣布加入Music+计划,并与苏打绿、李宇春、TFBOYS、王力宏一起加入新计划“聚·星公社”。


  对于TME而言,目前主要包含数字音乐播放器、移动在线 K 歌、音乐直播秀场、版权转授权、广告及其他音乐衍生业务。以音乐为核心,依靠会员服务、数字专辑、直播打赏、音乐游戏、广告等手段变现。


国家集成电路专项申请两千多项国际发明专利

2万科技工作者9年攻关,从无到有填补空白,由弱渐强走向世界。5月23日,科技部会同北京市和上海市人民政府组织召开国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(简称集成电路专项)成果发布会。


  会上,专项技术总师叶甜春表示,缺乏自主知识产权一直是制约我国集成电路企业自主创新发展的瓶颈问题,专项提出“专利导向下的研发战略”,从战略高度布局核心技术的知识产权。专项实施9年来,共申请了2.3万余项国内发明专利和2000多项国际发明专利,形成了自主知识产权体系,极大提升了我国集成电路技术自主创新能力,促使我国集成电路制造技术发展模式从“引进消化吸收再创新”转变为“自主研发为主加国际合作”的新模式。


  集成电路芯片是信息时代的核心基石


  集成电路制造技术代表着当今世界微细制造的最高水平,集成电路产业已成为影响社会、经济和国防的安全保障与综合竞争力的战略性产业。


  “没有集成电路产业支撑,信息社会就失去了根基,集成电路因此被喻为现代工业的‘粮食’”。叶甜春说,我国集成电路产业的发展长期受到西方发达国家的限制,其主要手段是对出口到中国的制造装备和材料以及工艺技术进行严格审查和限制。这一状况对我国集成电路产业的发展构成了严重制约,问题日益凸显。


  为实现自主创新发展,2008年国务院批准实施集成电路专项,主攻装备、工艺和材料的自主创新。据科技部重大专项办公室主任陈传宏介绍,该专项由北京市和上海市人民政府牵头组织实施。共有200多家企事业单位、2万多名科学工作者参与技术攻关,集中在北京、上海、江苏、沈阳、深圳和武汉等6个产业聚集区。


  我国集成电路制造技术体系和产业生态建立完善


  发布会上,介绍了包括9年来已研发成功并进入海内外市场的30多种高端装备和上百种关键材料产品,面向全球开展服务的65至28纳米产品工艺和高密度封装集成技术成果。


  专项牵头实施单位北京市经信委主任张伯旭表示,高端装备和材料从无到有填补产业链空白,制造工艺与封装集成由弱渐强走向世界参与国际竞争,表明国家科技重大专项打造集成电路制造创新体系的阶段性目标已经实现。


  在专项支持下,一批龙头企业进入世界前列,一批骨干企业进入国际市场,一批企业成功上市。据统计,“国家集成电路产业投资基金”成立以来所投资项目的60%以上是集成电路专项前期支持和培育的企业。


  可喜的是,国内企业利用高端装备和材料自主创新成果研制出了成套的LED和光伏制造装备,使得我国LED和光伏等泛半导体产业综合竞争力大幅跃升,产业规模和技术水平实现了国际领先。


  支持中国企业提升全球产业链竞争力


  对于专项今后的发展,上海市科委总工程师傅国庆表示,面向2020年,专项将围绕传统产业升级和战略性新兴产业发展的需求组织攻关,推动创新成果的规模化应用,培育具有国际竞争力的产业集群。


  据叶甜春介绍,专项将具体围绕移动通讯、大数据应用、新能源、智能制造、物联网等重点领域大宗产品制造需求,进行工艺、装备和关键材料的协同布局。“专项已经在14纳米装备、工艺、封装、材料等方面进行了系统部署,预计到2018年将全面进入产业化。”


  叶甜春还透露,“十三五”将重点支持7-5纳米工艺和三维存储器等国际先进技术的研发,支持中国企业在全球产业链中拥有核心竞争力,实现产业自主发展,形成特色优势。

雀巢败诉!难度是因为欧盟与英国法律体系的分歧?

雀巢(Nestlé)欲将其4联块奇巧(KitKat)巧克力棒的3D外形注册为商标,但被英国知识产权局驳回,雀巢提起诉讼,结果在5月17日败诉,这可能标志着欧盟和英国法律开始产生分歧。


英国上诉法院作出判决,判定雀巢的3D形状不能在英国被注册为商标。

Marks & Clerk律所的合伙人迈克.肖(Mike Shaw)表示,该判决表明欧盟和英国商标法之间存在分歧。

他说:“英国法院和欧盟法院(CJEU)一直关系紧张,但在未来,英国脱欧促使一些英国法官更愿意质疑和挑战CJEU的指导。”

Fieldfisher律所的合伙人雷顿.卡西迪(Leighton Cassidy)补充道,英国上诉法院专门提到CJEU在2016年12月的判决。与英国上诉法院相比,CJEU在判决中承认雀巢的商标通过在英国使用已经获得显著性。

但是英国上诉法院驳回雀巢的商标注册,表明“英国与欧盟之间存在潜在的分歧以及英国的方式缺乏自由”。

卡西迪解释道,很重要的一点是CJEU表示雀巢只有证明其商标在每一个欧盟成员国都具有显著性才可以获得欧盟商标。

5月17日,英国高等法院大法官沃斯(Vos)、法官基钦(Kitchin)和佛洛伊德(Floyd)下达了一致的判决意见。

对于迈克.肖来说,该判决最有趣的部分是法院承认该形状商标很少被单独使用。

基钦解释道,消费者不太可能像对待一个新造词那样将巧克力棒的形状作为来源的标志。


迈克.肖说:“法院承认消费者可能会识别形状,但是法院坚持认为主要的问题是消费者是否依靠该形状且只依靠该形状识别货物的商业来源。”

卡西迪补充道,该案件证明品牌所有人在保护他们的知识产权和他们为获得垄断权保护而投入的资源方面还需要花大力气。

他解释道,雀巢与吉百利之间的纠纷已经持续近10年了,雀巢可能还会向英国最高法院提起上诉。

迈克.肖表示,品牌所有人在英国获取3D形状商标保护将面临更多的困难。

卡西迪同意迈克.肖的观点,并补充道,对于品牌所有人来说,该判决进一步说明注册非传统商标将更困难。


商标也撞衫!谁晚谁尴尬!

不少企业在创业伊始都没想到注册商标,便随意起了一个标志,然而随着公司发展的壮大,品牌知名度越来越大,就被不少同行抄袭模仿,这个时候企业才意识到要注册商标要维权,就已经为时已晚了!

自己创立的品牌,有意义又能展现产品特征,还有一定的知名度,却和别人“撞衫”这个时候怎么办??


想要解决这个难题不妨来麦肯锡了解一下商标审查的规则!

商标之间是否构成近似主要是从商标标识的音、形、义三个方面进行比较分析。

1:如果含义不同 不妨大胆试一试如果三个字或四个字中两个字相同,但意义完全不一样,这种情况不妨试一试。比如:“幸运数”和“幸运树”,因前者是数字,后者指的是植物,故而均可以注册。但是如果没有实际意义,就不能够注册成功了,比如:“惠特曼”和“蕙特蔓”,就是近似商标,后注册的那个就会被驳回了。这样的案例相信对那些纠结的申请者们有一定的启示作用吧!


2:加字减字可以尝试用加字或减字保住自己的一部分商标,也是不少申请者保险起见的做法。但是减字和加字的部分也很有讲究,通常第一个字是商标的命脉所在,也是商标近似的关键,如:“孩子”与“笨小孩”,“太阳”与“蓝太阳”,就不会被公众误认为属于近似商标。


3:字体、颜色、设计的改变都是白费力气《商标审查规则》里,关于文字商标近似的审查的第一条就是:中文商标的汉字构成相同,仅字体或设计、注音、排列顺序不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。


不管商标图案使用了多么强的障眼法,商评委依然还是会从音、形、义三个方面判断该商标是否构成了近似。因此,改变字体、颜色、设计的排列顺序,均不能注册成功。

扫一扫加微信
关注麦肯锡
紧跟麦肯锡脚步
带您一同成长
地址:中国广东东莞市东城中路辉煌大厦(东城工商分局对面)
电话:0086-769-22301886  22301889  22301887
麦肯锡版权所有,违者必究!中高端企业知识产权和品牌服务定制服务机构